Porzio Ríos García
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El Brexit y las marcas comerciales: en busca de la estrategia correcta

El Mercurio Legal, 7 de mayo de 2018.

"...Pese a las tensas negociaciones, ni en Londres ni en Bruselas hay intención de penalizar a los titulares de marcas de la Unión Europea, ya que de ello nadie se beneficiaría. La opinión predominante es que sería comercialmente inaceptable privar a los titulares de marcas de la UE de la protección que antes disfrutaban en el Reino Unido..."

Hernán Ríos D.

Una gran pregunta que dejó el Brexit, cuya votación cumple ya dos años, es qué ocurrirá con la Propiedad Industrial en Reino Unido cuando este abandone la Unión Europea (UE). Las economías dependen de la aplicación de los derechos de Propiedad Industrial y cada vez son más los productos y servicios digitalizados, tendencia que va en aumento.

El sistema legal del Reino Unido (RU) tiene la reputación de ser uno de los mejores del mundo y esta se extiende a la aplicación de los derechos de Propiedad Industrial. De igual modo, su economía gasta miles de millones al año en investigación y desarrollo (31,6 mil millones de libras esterlinas en 2015, según la Oficina Nacional de Estadística del RU). Así, la propiedad industrial es esencial para el sustento de la economía británica. A nivel mundial, para las compañías, el RU ha sido un destino clave para registrar su Propiedad Industrial, ofreciendo a titulares e inventores una protección sólida para acceder a importantes mercados. 

Gran parte de la estructura que sustenta la protección de patentes en Reino Unido se basa en tratados internacionales y en cuerpos no regulados o que no forman parte de la UE. Acá las patentes se registran ante la Oficina de Propiedad Industrial (UKIPO) o la Oficina de Patentes Europea (EPO) o vía el Tratado de Cooperación Internacional de Patentes (PCT). Ninguna de estas oficinas pertenece a la Unión Europea, por lo que la permanencia del RU en esa comunidad no tendrá impacto en la presentación de patentes en esta jurisdicción. 

Para las marcas, la situación se complica. Muchas de aquellas registradas en RU son marcas de la Unión Europea, que ofrece protección en sus 28 países miembros. Las marcas de la UE se registran a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (European Intellectual Property Office - EUIPO); por tanto, hay incertidumbre sobre su futuro con el Brexit. 

En una reciente declaración, la UE advirtió: “Las marcas de la Unión Europea y los diseños comunitarios ya no tendrán efecto en el Reino Unido después del Brexit y los abogados domiciliados en el Reino Unido perderán los derechos de representación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)”. Si bien esto suena alarmante, particularmente para las compañías que tienen como estrategia registrar sus marcas en RU, es importante recalcar que varias declaraciones emitidas durante las negociaciones buscan causar revuelo, más que delinear intenciones. 

Cómo armonizar las marcas comerciales de la UE y el RU post-Brexit dependerá de la voluntad política. Lo más simple sería extender el sistema de marcas de la Unión Europea para incluir al Reino Unido, pero su viabilidad política es improbable. Otra vía sería que las marcas de la UE ingresen al Registro de Marcas del RU como marcas británicas. Habrá muchas opciones mientras sigan las negociaciones. 

Pero, ¿cómo pueden las compañías chilenas o extranjeras reducir el riesgo respecto de sus marcas en la Unión Europea que actualmente cubren el Reino Unido y que no cuentan con registros nacionales británicos? 

Primero, y más importante, es asegurarse que el estudio jurídico de Propiedad Industrial a cargo de las marcas tenga continuidad de representación post Brexit ante las oficinas EUIPO y UKIPO. Las firmas con oficinas y abogados de marcas establecidos en RU y en otros países de la UE no deberían verse afectados. De lo contrario, se requeriría una oficina domiciliada en ambos territorios. 

Si bien es improbable que los titulares de marcas en la UE pierdan su protección en el RU con el Brexit, hay riesgo y para evitarlo convendría registrarlas en el Reino Unido asegurando su protección. No obstante, el tiempo y costo debe evaluarse. 

Pese a las tensas negociaciones, ni en Londres ni en Bruselas hay intención de penalizar a los titulares de marcas de la UE, ya que de ello nadie se beneficiaría. La opinión predominante es que, después del Brexit, sería comercialmente inaceptable privar a los titulares de marcas de la UE de la protección que antes disfrutaban en el RU a través de sus marcas de Unión Europea. Además, la posición de la UE en materia de Propiedad Industrial es que los propietarios de derechos en la UE sufrirían pérdida de protección, pero aún se desconoce cómo se regulará. 

* Hernán Ríos Díaz es abogado asociado del estudio Marks & Clerk LLP en Londres.

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